专利等同原则在德国法院的应用及其启示

关键词:专利等效原则，专利等效权利要求范围

摘要:德国案例表明，专利的等同保护范围应扩大到与权利要求记载的成分不同，但实质相同的技术。德国法院在专利等同原则的适用上确立了积极等同和消极等同的适用标准。其中，发明技术思想的本质要素、关联容易替换的要素以及现有技术抗辩的理论与实践对我国专利制度的完善具有重要启示。

专利等同原则是指在专利权利要求的语义之外追求对专利技术思想的实质性保护的原则，以此来打击对权利要求进行非实质性修改的使用者。该原则是判断专利侵权的重要理论基础。一般来说，被控侵权不构成相同侵权，可以进入适用专利等同原则的判断来确定是否构成侵权。但是，专利等同原则的适用一般涉及两个基本问题:一是如何确立被控侵权客体与发明权利技术实质相同的判断标准；二是实质相同标准之外的否定标准是什么，即抗辩理由。本文旨在研究德国法院对专利等同原则的适用，以完善我国的专利侵权救济制度。

第一，专利等同原则在德国现行法律中的确立和发展

德国现行专利法第14条规定，专利或者专利申请的保护范围应当根据权利要求的内容确定，但是说明书和附图可以用来解释权利要求。[1]根据该条规定，专利保护范围由权利要求的内容和权利要求中所表达的具体发明构思决定。[2]为此，权利要求的解释成为确定保护范围的唯一途径和核心工作。一般来说，一方面需要对权利要求中的术语含义进行解释，[3]其含义范围由本领域普通技术人员根据说明书中的记载、附图中的图示以及一般专业知识确定；[4]另一方面，有必要扩大权利要求的解释范围，以评价实施等同侵权的专利权，即专利等同原则的适用。

德国最高法院在多个案例中确立了现行法律下专利等同原则的适用，认为专利等同的判断是基于权利要求中特定技术特征的效果与被控侵权客体中相应替代手段(相应替代技术特征)的效果的比较。如果两种效果相同或者基本相同，则具有相同或者基本相同效果的被控侵权客体被纳入专利保护范围。[5]同时，还要求等同替换方法容易与本领域普通技术人员产生联想，将等同替换方法与被控侵权中的其他特征相结合的效果与专利发明所达到的效果的同一性也容易被认定。[6]后来德国最高法院在判例法中增加了专利等同原则适用的第三个要求:基于发明技术思想实质意义的等同方案。[7]由此可见，在现行法律下，德国已经完全抛弃了过去三分论中的发明总思路，不再坚持直接等同和间接等同的划分，而是确立了判断等同的统一标准。

第二，专利等同原则的适用标准

德国的大多数案例表明，专利等同原则的适用范围应当扩大到与权利要求中记载的技术不同但本质上相同的技术。但是，专利等同原则的适用范围毕竟在权利要求的含义之外，也脱离了专利局的必要审查。在专利等同原则的适用上，德国判例确立了两个重要条件:一是权利要求的等同解释必须考虑到权利要求的公开性，二是其延伸解释的等同范围也应当是可专利的。前者要求权利要求的等同解释应满足第三人对权利要求公开性的信赖所产生的可预见性，并确立相应的专利等同原则的积极适用标准；后者要求所要扩大的等同范围不应扩大到不能获得专利的技术，因此在等同解释中应确立专利等同原则的必要和消极适用标准。

(一)判断专利等同原则适用的积极标准

专利等同原则适用的积极判断标准是指在权利要求的等同解释中扩大权利要求的解释所持有的判断标准。其目标是打破权利要求中特定术语或特定技术内容含义的束缚，扩大专利保护范围。德国案例在这一问题上的基本思路是，专利同等保护的范围可以而且应该扩大到与权利要求中记载的技术基本相同，并且可以由第三方从权利要求的记载中轻易联想到的技术。专利等同原则适用的积极判断标准具体包括以下三个要素。

1.相同的作用

所谓相同效果，是指被控侵权行为中使用的替代手段(技术特征)与权利要求中记载的相应手段(技术特征)不同，但在解决专利发明的同一技术问题上具有相同或者实质上相同的效果。可见，同效侧重于技术问题和技术效果的同一性。必须指出的是，相同效果的判断不可避免地涉及到被控侵权中的替代手段与专利技术中相应技术手段的功能对比。因为与权利要求中记载的相应手段相比，等效替代手段应当具有相同的技术功能并实现相同的技术效果。[8]如果将同样的效果与美国等效技术特征功能-模式-效果的三重检验标准进行比较，那么我们可以发现，前者由于缺乏模式元素的约束，要宽松得多。

1986年4月29日，德国最高法院肯定了专利等同原则在现行专利法中的适用，并指出在涉及等同侵权的认定时，应当根据解释确定的权利要求内容来确定1978 1之后提出的专利的保护范围。在确定专利保护范围时，还应当考虑本领域普通技术人员能够认识到的发明的显著性。等价性的判断在于普通技术人员能否基于权利要求所限定的发明，运用其专业知识找到其他具有相同效果的技术手段来解决发明的相同技术问题。也就是说，如果能够用具有相同效果的其他手段来解决专利发明的任务，那么这种其他手段通常都被纳入专利保护的范围。[9]本案是德国专利等同原则的标志性案例。其重要性在于，德国最高法院不再坚持将等同分为显而易见等同和非显而易见等同，在放弃发明构思这一一般概念的同时，创造了一个统一的等同范围。随后，德国最高法院在重金属氧化催化剂1988案中也认为，在判断被控侵权行为中的替代手段是否构成等同手段时，重点工作是看本领域普通技术人员在投入其专业知识并参考专利说明书及其附图后，能否从权利要求表述的角度理解与专利不同的技术手段，以及不同的技术手段在解决专利任务时是否具有相同的效果。[10]

2.容易联想

所谓容易联想，是指本领域普通技术人员可以根据专利说明书公开的内容，以自己的专业知识、技能和经验以及专利申请日(或优先权日)可以启动的现有技术，联想到被控侵权人在专利申请日(或优先权日)的替代手段，也可以认识到被控侵权人的等效替代手段具有相同的效果，即被控侵权人具有相同的技术效果。在判断联想的难易程度时，普通技术人员不需要创造性思维，只要基于相关知识或简单实现就能想到等价的替代方案。

德国最高法院在路边石型材案的判决中也指出，在确定1978 65438+10月1之后申请的专利的等效保护范围时，本领域普通技术人员还应当从专利公开的内容中想到在被控侵权中具有相同效果的替代方案。[11]随后，德国最高法院在对1988号离子分离装置案的判决中也指出，在适用专利等同原则时，是(仅)基于被控侵权人与本案专利具有相同功能且具有与专利一致的决定性发明构思来判断等同侵权是否不足。既要确定权利要求对本领域普通技术人员的意义，也要看普通技术人员能否通过对所解释的权利要求的思考，想到与被控侵权中的专利具有相同效果的解决方案，以解决发明的任务。