创意OA回复的一些技巧
(1)将两个或者两个以上的对比文件结合起来否定本申请的新颖性或者创造性,并且最接近的现有技术和本申请的技术特征已经在其他对比文件中公开,其技术领域和作用相同。
(2)结合对比文件和公知常识,认为本申请所要求的技术方案是容易想到和显而易见的,从而否定本申请的新颖性或者创造性。
针对以上两种意见,可以尝试以下方式回复,可以提高说服力,而且在OA的实际回复过程中,被接受的概率比较高,所以授权的可能性也比较大。
针对第一份审查意见,在分析对比文件时,需要找到最接近的现有技术,通常是审查意见中的对比文件1。一般审查意见会认为对比文件1与本申请的技术特征被其他对比文件公开,所解决的技术问题和发挥的功能与本申请相同,因此可以将对比文件1与其他对比文件结合,从而否定本申请的创造性。
这时,我们可以分析其他对比文件。如果对比文件1与本申请的技术特征在其他对比文件中公开,且该技术特征与本申请中的技术特征不同且具有不同的功能,则容易答辩,不是本文讨论的内容。
如果他们是一样的,扮演着一样的角色,那么就会有一种没有答案的感觉。此时,代理人需要使用反向论证,即其他对比文件1中公开的不同技术特征是否可以适用于对比文件1。虽然对比文件1在理论上可以与其他对比文件结合,但实际上可能并没有结合的技术启示。
例如,对比文件1公开了本申请的大部分技术特征,只有区别技术特征A存在,对比文件2公开了技术特征A,代理可以查看对比文件1的其他特征,除了本申请中的特征,还设置了结构C。设置结构C是实现参考文件1目的的重要因素,解决了一些技术问题。在设置结构C时,可能无法结合技术特征A,这很可能与对比文件1中改进产品的初衷相违背,从而不存在将其他对比文件与对比文件1中的特征A相结合的技术启示,也无法如审查员所述将对比文件1与其他对比文件相结合,从而破坏本申请的创造性。
在这一点上,读者可能会有疑问,似乎只有在少数情况下才会出现找理由证明其他对比文件中的技术特征不能适用于对比文件1的情况。
事实上,在笔者处理的大多数案例中,我们都能找到对比文件1不能适用其他对比文件中特征的原因,因为两个案例完全相同或高度相似的概率毕竟很小,所以审查意见中的对比文件1一般与本申请所解决的技术问题和技术方案不同。在此基础上,对比文件1必然会增加一些技术特征来解决对比文件1中的技术问题,这往往会导致本申请的不同技术特征(其他对比文件公开的技术特征)的不适用和矛盾。所以这种反向论证“没有技术启示”的方法,是回答此类审查意见时的理想方案。
针对第二次审查意见,认为申请文件与对比文件的区别的技术特征是容易想到且明显的。这时候考官可能会有“事后诸葛亮”的问题,这个问题也很难回答,“容易想到”存在一定的主观性,为此我们还是要做一个反向论证。
例如,如何在已知技术中应用这种特征,在本方案中并非如此,所解决的技术问题与已知技术中的不一致;另外,对于这类产品,能够结合发展历史和解决这类技术问题经常采用的技术方案,说明想利用该应用的技术特点解决这类问题,甚至克服技术偏见,并不容易。
在回复这类审查意见时,需要认真考虑所谓的常识是什么,本领域技术人员在设置这类结构时会怎么做,以及对该申请的处理是否结合了特殊的产品结构或特殊的使用环境,以使审查员相信该申请看似简单的方案实际上克服了技术偏见,不同于常规做法,解决了一定的技术问题,具有创造性。
以上是回复审查意见的经验总结,可以作为回复这类审查意见的参考。根据案件不同,审查意见千差万别。以上总结不一定适用于所有的审查意见,但答辩时可以从以上角度考虑,从而找到突破口,这也是锻炼代理人逻辑思维能力的重要途径。