讨论授予专利的条件。
对“发明专利申请经实质审查无驳回理由”和“实用新型和外观设计专利申请经初步审查无驳回理由”授予专利权。
规定的“拒绝理由”是什么？在专利法实施细则第53条中，对此有具体规定。它包括申请文件中的形式缺陷和实质缺陷。
在审查过程中，原专利申请文件写作中的某些缺陷可以通过修改来克服，如“权利要求得不到说明书的支持”、“独立权利要求缺乏必要的技术特征”等，可以通过修改权利要求来弥补；但是，也有一些缺陷是无法通过修改来克服的。比如手册存在“披露不充分”的缺陷，是无法通过修改来克服的。
实质性缺陷是指专利申请不符合专利法第二十二条第二款、第三款、第四款的规定，即所提及的技术方案缺乏“三性”--“新颖性”、“创造性”或者“实用性”。
“新颖性”、“创造性”和“实用性”是专利法中三个重要的基本概念，人民法院审理的专利行政诉讼案件大多涉及“新颖性”、“创造性”或“实用性”。所以首先要对这三个基本概念有一个正确的认识。下面简单解释一下专利的“三性”。
新颖性
中国专利法第22条对“新颖性”规定如下:
新颖性，是指在申请日以前，没有相同的发明或者实用新型在国内外出版物上发表，在中国使用或者以其他方式为公众所知，并且没有相同的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出申请，记载于申请日以后公布的专利申请文件中
就写作而言，上述规定不难理解。然而，要正确把握这段文字所表达的法律含义，以及如何将这一判断标准恰当地运用到具体案件中，并不容易。德国专利局的一位资深审查员曾经说过:“新颖性”是“三性”判断中最容易也是最难的问题。
在上述对新颖性的定义中，包括了以下三个重要内容:
1.判断新颖性的标准是:要求保护的技术方案是否属于与“现有技术”之一相同的技术方案；
2.“现有技术”的范围包括:申请日之前已经在国内外出版物上发表过的技术，以及申请日之前已经在中国公开使用或者以其他方式为公众所知的技术(“相对新颖性”)；
3.如果在中国有另一个人的同样的专利申请，并且其申请日早于一件申请，但其公布日晚于一件申请，那么他人的专利申请就可以影响一件专利申请的新颖性(但不影响创造性)，这就是我们通常所说的“冲突申请”。
对于以上三项内容，有两个问题需要进一步说明和解释。
(1)“新奇”中的“相同”是什么？
在国家知识产权局制定的《审查指南》第二部分第三章中，对“相同技术方案”解释如下:
“正在审查的发明或者实用新型专利申请，其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果与他人在申请日以前向专利局提出并在申请日以后公布的现有技术或者发明或者实用新型实质上相同的，视为相同的发明或者实用新型”。
请注意“基本相同”这几个字。什么是“实质上相同”？《审评指南》通过举例(并非详尽无遗)进一步解释:
与从属概念相比，从属概念可以破坏从属概念的新颖性(从属概念与从属概念本质相同)，但上级概念不能破坏从属概念的新颖性(例如“金属”与“铜”的关系，铜可以破坏金属的新颖性，但金属不能破坏铜的新颖性)；
常规手段直接更换并不新颖(比如用螺钉代替螺栓的方案并不新颖)；和
数值范围不同也可能影响新颖性(例如180-250 mm的厚度范围可能破坏100-400 mm厚度范围的新颖性)。
借助审查指南的上述解释，我们理解专利法中的“新颖性”与我们通常所说的“相同”和“不同”并不相同。如果两种技术方案“一模一样”，自然不新颖；如果两个技术方案“不完全相同”，只要其“技术领域、解决的技术问题、技术方案和预期效果实质相同”，新颖性也会受到影响。
不难看出，我国专利法第二十二条第二款用“相同”一词来定义专利的“新颖性”并不准确，审查指南赋予了它新的含义。
为了帮助我们正确理解专利法中“新颖性”的内涵，我们不妨参考一下欧美专利法中对“新颖性”的定义。
在美国专利法第102条中，“新颖性”被定义为“该发明在中国为他人(不)所知或者使用，未获得专利或者未在国内外出版物上发表”；
《欧洲专利公约》对“新颖性”的定义是:“一项发明如果不构成现有技术的一部分，就被认为是新颖的”。
相比之下，国外的定义和中国的定义有明显的区别，并不以“相同”作为“新颖性”的判断标准。
我们可以用一个简单的例子来说明“属于现有技术”和“相同”这两个概念的区别:
现有技术中，此前公开了一种带盖的杯子，由杯体、杯柄和杯盖组成(即杯子包括A、B、C三个技术特征)；
专利保护的杯子没有盖子，仅由杯体和杯柄组成(杯子包括A和B两个技术特征)。
与无盖的杯子相比，有盖的杯子应该是“与众不同”的。但是，没有盖子的杯子只是有盖子的杯子的一部分。随着《有盖的杯子》的出版，无盖的杯子也一直处于公开状态。因此，虽然带盖的杯子和不带盖的杯子不一样，但是我们可以说不带盖的杯子已经被“现有技术公开”或者说不带盖的杯子属于现有技术的范畴，所以不带盖的杯子不具备新颖性。
为了使我国专利法中“新颖性”的定义更加严谨和准确，在国家知识产权局提交的专利法第三次修订草案中，对“新颖性”的定义进行了大幅修改，将“相同”的判断标准改为“不属于现有技术”。
(2)关于上文第3项中的“其他”。
对于“冲突申请”，我国的规定也与国外多数国家不同——“没有其他人就同样的发明或者实用新型向国务院专利行政部门提出申请并记载在申请日以后公布的专利申请文件中”，这在我国专利法中是独一无二的。将专利申请人“本人”与“他人”排除在外，是指只要其以前的专利申请(例如，一项实用新型申请)未被公开，就不影响其继续就该申请内容提出其他专利申请(例如，一项发明专利申请)。
基于专利法中的这一特殊规定，我国很多申请人往往为了实际利益，对同一发明创造同时申请实用新型和发明专利。为了防止“重复授权”，审查指南中还规定，如果申请人的实用新型专利申请已经预先被授予专利权，而后其发明专利申请又想获得专利权的，申请人必须放弃先前获得的实用新型专利权，以符合实施细则第十三条的规定(“同样的发明创造只能被授予一项专利”)。
目前，业内对细则第十三条有两种不同的理解:
一种观点认为“同一项发明只能被授予一项专利”，即“同一项发明只能被授予一次专利权”，即一项专利不能被授予两次。根据这一观点，即使申请人对同一发明创造提出实用新型和发明两项专利申请，也只能有一次授权机会——实用新型一旦被授予专利权，其发明专利申请就不可能获得专利权；
另一种观点认为，“同一发明只能授予一项专利”是指“两权并存”，即两项专利申请可以先后被授予专利，但不允许两项专利同时存在。
前一种观点的提出主要是考虑到“二次授权”可能导致“专利保护期不合理延长”，但这种观点缺乏相关的法律依据；后一种观点目前被专利申请人和国家知识产权局普遍接受，其法律依据是《专利法》第22条关于新颖性的规定——引入“他人”是为现行操作方式开绿灯。
上述矛盾的最终解决恐怕还需要专利法的进一步完善和修改。
(2)创造力
我国专利法第22条对“创造性”规定如下:
创造性，是指同申请日以前的现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步
什么是“突出的实质性特点和显著的进步”“实质性特点和进步”？他们之间是什么关系？和国外所说的“非显而易见性”有什么关系？在操作过程中，这一直是困扰大家的难题。
《审评指南》第二部分第四章对“突出的实质性特征”解释如下:
“判断一项发明是否具有突出的实质性特点，就是判断要求保护的发明相对于现有技术对本领域技术人员来说是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，它不具备突出的实质性特点；相反，如果对比结果表明要求保护的发明与现有技术相比不明显，则该发明具有突出的实质性特点。”
可见，我国专利法中的“突出的实质性特点”应该等同于国外专利法中的“非显而易见性”，只是用词不同。因此，在判断发明专利申请的“创造性”时，其判断标准可以借鉴国外“非显而易见性”的判断标准。
为了便于“创造性”的判断，各国都制定了一套审查原则和判断标准。值得一提的是，欧洲专利局在20世纪90年代末引入了一种“问题-方案”的判断方法。实践证明这种判断方法是有效的。该方法已被中国专利局接受，并被写入国家知识产权局的审查指南，简称“三步法”。
“问题-方案判断法”主要包括以下三个步骤:
1.从现有技术中选择最接近的对比文件，该对比文件应当属于同一技术领域，具有相同或者相似的发明目的，即所解决的“问题”是相同的，并且包含了该发明的最主要的技术特征。
2.将权利要求的技术方案与最接近的对比文件进行对比，找出其显著的技术特征。然后对这些不同的技术特征进行分析，看它们带来了哪些技术效果，即解决了哪些技术“问题”。
3.从这些“问题”和现有技术中的其他对比文件中，判断该技术方案是否具有“创造性”。此时，重要的是考虑现有技术是否给出了相同的“技术方案”来分别解决这些“问题”。通过“问题”与“方案”的关联，判断本领域普通技术人员是否能够轻易想到利用现有技术中的“方案”来解决这些“问题”，即这些与记录组进行对比是否“显而易见”。
下面用一个例子进一步解释“问题-方案判断法”。
情况
本发明要解决的技术问题是防止离子射线对集成电路的影响。技术方案是将集成电路封装在环氧树脂中，为了增加环氧树脂的辐射防护能力，在环氧树脂中加入氧化铅粉末。
其索赔1是:
"1.将集成电路密封在环氧树脂中，其特征在于，所述树脂含有氧化铅粉末，并且密封层的厚度大于2mm。”
现有技术中有两个相关的对比文件:
对比文件A:为了提高集成电路的导热性，在密封集成电路的环氧树脂中使用铝粉或任何其他导热性好的惰性粉末，密封层的厚度小于2mm。
对比文件B:用铅盒屏蔽含有集成电路的电路板，防止离子射线的影响，也可以用含有氧化铅的涂层代替铅盒。
首先，根据“问题-方案判断法”对上述案例进行分析和判断:
(1)乍一看，对比文件A可能更接近本发明，因为其整体结构与本发明相似。然而，对比文件A所要解决的技术问题与发明中的技术问题并不相同——前者是为了提高集成电路的热传导，后者是为了解决集成电路的抗离子辐射问题。因此，从“问题”出发，最接近的对比文件应该选择B而不是a，对比文件B不仅涉及集成电路的屏蔽和防止离子辐射，还公开了发明的重要技术特征——使用氧化铅作为屏蔽剂。
(2)将该发明与对比文件B进行对比，不难看出，虽然两者解决的是同一个“问题”，但采用的是不同的技术方案。对比文件B将集成电路放入涂有氧化铅粉末的盒子中，而本发明将氧化铅粉末混入环氧树脂中，并用环氧树脂密封层代替盒子，这是本发明与对比文件B的技术区别。
(3)在对比文件A和B的基础上，判断权利要求1的“非显而易见性”..当集成电路暴露在离子射线下时，如何防止粒子射线对集成电路的影响是本发明首先要解决的“问题”。针对这一“问题”，本领域普通技术人员很容易检索到对比文件B，对比文件B的技术方案虽然可以解决“辐射防护”问题，但用铅盒密封集成电路将是一个客观存在的新“问题”。这样,“密封体积太大”成为本领域普通技术人员要解决第二个“问题”。从这个“问题”开始，本领域技术人员将检索比较文件A..在对比文件A中，公开了用环氧树脂密封集成电路的方法。显然，使用“环氧树脂密封”可以减小体积，从而解决对比文件b面临的第二个“问题”。
由于对比文件B可以解决“辐射防护”的问题，对比文件A可以解决对比文件B中“密封体积过大”的问题，因此将它们结合在一起对于本领域普通技术人员来说应该是显而易见的。两者结合后的技术方案是本发明权利要求1所述的技术方案。因此，权利要求1的发明不具有创造性。
(3)实用性
专利法第二十二条第四款将“实用性”定义为:
实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并能产生积极效果。
中国对“实用性”的定义也不同。以《专利合作条约》(PCT)为例。和国外大多数国家一样，“实用性”在这个条约中被定义为“工业实用性”。“如果要求保护的发明可以根据其性质(在技术意义上)在任何工业中制造或使用，则被认为具有工业实用性”。(参见《PCT国际检索和初步审查指南》第十四章第14.0438+0段)。
相比之下，我国专利法对“实用性”的定义，不仅强调可以制造或者在工业上使用，而且要求能够产生积极效果。
什么是“能产生积极效果”？在实践中，很多人将其与“技术进步”混为一谈，对“技术进步”的理解很狭隘。
例如，有人曾就一项“手动插秧机”的专利提出无效宣告请求。原因是现有技术中已经有了机械插秧机，相比机械插秧机，手动插秧机是技术上的倒退，因为没有产生积极的效果，所以没有“实用性”。
这显然是对“正面效果”的误解。就工作效率而言，手动插秧机可能不如机械插秧机，但在没有外部能源的情况下，有其独特的优势。这种优势也是一种“正面效应”。
另一些人基于专利的缺点或实施后的一些不利后果请求宣告专利无效。原因是这些缺点导致专利不具备“积极效果”，因而不具备“实用性”。这也是对“实用性”的误解。任何一种发明创造都有利有弊，“完全归责”是对《专利法》第二十二条第四款“能够产生积极效果”的错误解释。
为消除误解，《审查指南》对“积极效果”解释如下:
“发明或者实用新型专利实用新型申请的技术方案应当能够产生预期的积极效果。发明或者实用新型专利申请的技术方案明显无用且脱离社会需要的，不具有实用性。”
这其实是对“产生正面效果”的淡化。在判断一项专利申请是否“实用”时，主要看它是否能在任何一种产业中制造或使用，这是国际上普遍采用的标准。
(4)关于“本领域普通技术人员”
“本领域普通技术人员”是专利法中引入的一个非常重要的概念。在现实生活中并不存在，是一个虚构的人。在专利法中，将“本领域普通技术人员”作为判断“创造性”的主体。此外，这一概念还应用于其他几个问题的判断中。比如也用于判断专利说明书是否“公开、充分”，专利是否等同于侵权。所以要对“本领域普通技术人员”有一个正确的理解。
在2001之前，中国专利局审查指南对这一概念的解释存在偏差，造成了一些误导。虽然2001的审查指南中对“所属技术领域的技术人员”的解释进行了更正，但仍有很多专利领域的人，包括专利局的审查员对此存在错误的理解，因此有必要强调和澄清这一概念。
在中国专利局1993修订的审查指南中，将“各自技术领域的技术人员”一词定义为:“各自技术领域的技术人员不同于审查员，他是一个虚构的人。他知道该发明所属技术领域的所有现有技术，并具有该技术领域普通技术人员的一般知识和能力。他的知识随着时间而变化。”
在上述规定中，“所属技术领域的技术人员”定义为“知道该发明所属技术领域的全部现有技术的人”。用当时审查员流行的话来说，“本领域普通技术人员”对申请日之前的所有现有技术了如指掌。
上世纪90年代末，有一项名为“气缸串联的四冲程往复活塞式内燃机”的发明专利申请，涉及一种新型内燃机——将传统的并联气缸改为串联气缸。说明书中对技术方案的描述极其简单，只说明了内燃机采用串联气缸以及采用串联气缸所带来的优势，而没有说明内燃机其余部分与传统的并联气缸内燃机的区别。附图只是一个非常简单的示意图。在专利申请的实质审查过程中，实质审查人以“公开性不足”为由驳回了该申请，认为气缸系列新的气缸布置方式必然会给这种内燃机的其他部件带来一些结构上的变化，比如发动机的配汽设计，申请人应当在说明书中对这些具体的技术内容进行说明。申请人收到驳回决定后，应当向专利复审委员会提出复审请求。经审查，专利复审委员会维持了原驳回决定。
申请人不服专利复审委员会作出的复审决定，向人民法院提起行政诉讼。在人民法院审理过程中，申请人提供了一份新检索到的专利文件，证明技术人员能够利用现有技术解决该机器蒸汽分配系统的设计问题，因此不存在说明书披露不充分的问题。
一审法院经审理认为，由于专利复审委员会认定的“公开不充分”的内容在其申请日之前已经记载在现有技术中，本领域普通技术人员完全可以利用该技术实现发明，不存在“公开不充分”的问题。据此，人民法院撤销了专利复审委员会的驳回决定。
问题的关键在于:申请人后来向人民法院提交的是申请日之前公开的专利文件。该文件记录的内容是否属于本领域普通技术人员应该知道的内容？或者申请日之前公布的专利文件可以作为“充分公开”的依据吗？
判断说明书是否充分公开的主体应当是“所属技术领域的技术人员”。根据上述审查指南中对“技术人员”的定义，其所属技术领域的技术人员应当“知道”申请日之前的所有现有技术。本案中，虽然申请人在说明书中没有明确写出相关的蒸汽分配问题，但是蒸汽分配问题的解决方案在现有技术中已经公开，应当属于“所属技术领域的技术人员”应当知道的内容。既然知道了，就不用公开了。因此，本发明不存在“公开不充分”的问题。这可能是人民法院作出判决的基本依据。
如果上述结果得到认可，那么任何专利申请只需要在其说明书中写入现有技术中没有记载的那些技术内容，或者在描述一项发明时，可以将申请日之前公开的现有技术中所包含的内容全部从专利说明书中省略，可想而知后果会有多荒谬。
专利法第二十六条明确规定:“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的描述，以所属技术领域的技术人员实现为准。”
在这方面，审评指南解释说:
“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员能够按照说明书记载的内容实现发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，产生预期的技术效果。
说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细描述发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开理解和实现发明或者实用新型所必需的技术内容，以达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。"
显然，将“所属技术领域的技术人员”解读为“知道该发明所属技术领域所有现有技术的人”，并将其作为判决指令“充分公开”的主体是错误的。
在国家知识产权局2001修订的《审查指南》中，对“所属技术领域的技术人员”进行了重新定义和解释:
“所属技术领域的技术人员，又称本领域技术人员，是指在申请日或者优先权日之前，假定自己知道该发明所属技术领域的全部一般技术知识，能够知道该领域的全部现有技术，并且在该日之前具有应用常规实验手段的能力，但不具备创造能力的假设人。如果所要解决的技术问题能够促使本领域技术人员在其他技术领域中寻找技术手段，那么他也应当具有在申请日或优先权日之前从其他技术领域中学习相关的现有技术、通用技术知识和常规实验手段的能力。”
按照这种解释，“技术领域的技术人员”不再是申请日之前对现有技术了如指掌的人。它所知道的，仅限于其技术领域内的全部通用技术知识。至于现有技术中的其他知识，包括专利文献中记载的内容，它只具备“知道”的能力。在专利说明书中，如果其技术方案涉及现有技术中的某些技术内容，申请人应当将相关技术内容写入说明书。即使写得不详细，至少也要写明技术的来源，让“技术领域的技术人员”能够“知道”技术内容。
上述对《审查指南》的修改，字数较少，不易引起人们的注意。但是，如果不纠正对这个重要概念的理解，必然会影响我们对一些重要问题的判断。