如何检索专利无效宣告请求中的专利信息

本帖最终由肖欣源编辑于2017-6-7 10:43。

第一,无效检索的价值

专利无效检索,又称无效证据检索、授权专利检索、专利有效性检索、专利稳定性检索等。对于企业知识产权专业人员来说,这是一种常见的专利检索活动,是指对一项授权专利的权利要求,检索出能够破坏其新颖性和创造性的专利或非专利文献的行为。

专利无效检索的开发一般具有很强的场景性和目的性。场景是指专利无效检索一般用于对抗竞争对手的攻击性行为(如专利侵权起诉)或主动攻击企业的行为(如专利市场维权前);目的是指无效专利检索的目的很简单,即试图找到能够破坏目标专利创新性的证据文件。

无效专利检索的有效利用,可以给企业带来“知己知彼,百战不殆”的效果。所谓“红颜知己”,是指企业在积极维权之前,即在利用自己的专利声讨市场竞争对手的产品侵权之前,能够通过搜索专利有效性来了解自己“进攻武器”的威力和稳定性,以此来帮助企业做出是否采取行动维权的决定。“明知对方”是指企业受到竞争对手专利的攻击,即对方指责企业侵犯了一项或几项专利。通过查找对方指控的专利无效证据,收集能够使其专利无效的书证,帮助企业在无效宣告程序中获胜,扭转其在专利侵权纠纷中的不利局面。

根据作者所在单位的统计和估计,无效检索的平均消耗占整个无效准备的60%以上,其对无效结果的影响率高达75%。可见,无效检索工作在企业处理和应对专利纠纷中的作用和价值是不言而喻的。

二、无效检索的过程

无效检索是技术方案检索,一般的技术方案检索对于之前的案例或对比文件要求“不要最全,只要最准”。然而,在现实中,往往很难找到一个“最准确”的证据文档,所以在实践中,我们通常会调整无效检索的目标,以找到“最佳”的证据组合。

目前,我们经常听到或看到别人以调侃的口吻说:“请多一点真诚,少一点套路。”笔者认为,企业开展无效专利检索还是需要遵循一定的套路。这里的“常规”是指对无效检索工作的一个基本流程或指导。下面简单分享一个相对规范的作者单位进行无效检索的流程。

(1)确认目标专利的最新法律状态和所有权。

这对实际的检索工作帮助不是很大,但必须先确认,因为这关系到后续的无效检索和失效工作的意义,原因不言而喻。

(2)查询目标专利的审查历史文件和参考文献。

该阶段工作的主要目的包括:梳理魏初目标专利的权利人在专利说明书背景技术部分引用的背景文件、审查员在审查意见通知书中引用的对比文件以及权利人的专利申请。在审查过程中以及收到专利授权通知书后主动向专利局提交的与目标专利可专利性相关的技术资料(如在美国以IDS形式提交的资料)、审查员在历次审查意见通知书中的详细审查意见及驳回理由、权利人对历次审查意见通知书的回复意见等。工作的重点是获取一些可用于评价目标专利创新性的证据文件,以及权利人和审查员对目标专利权保护范围的说明和界定。

(3)查询目标专利的专利无效行政诉讼历史档案。

专利无效行政诉讼虽然遵循“一事不再理”的原则,但是对于A来说,了解目标专利之前的无效宣告I的历史,尤其是原告在历次诉讼中使用的所有证据文件及其证据组合方式,会有很大的帮助。就好像我们站在了巨人的肩膀上。我们可以吸取前人的精华(有价值的证据文件),抛弃前人的不好的东西(无用的证据和证据组合方法),最后壳入前人未竟的事业(无效的成功)。

(4)查询目标专利的同家族专利及其审查历史、引用文献和无效历史。

在查询目标专利的专利族时,要查询它的扩展族,比如欧洲专利局使用的INPADOC专利族。目前,大多数专利检索数据库都具有查询专利族的功能。在查询同科各专利的具体审查历史、引用文献和无效I诉讼历史时,方法与查询目标专利类似,主要通过各国专利局或知识产权局的官方检索渠道,当然也可以通过美国专家局、欧洲专家局或国家知识局的全球专利卷宗,查询几个主要国家和地区(CN、EP、JP、KR、us、WO、CA)。另外,如果有PCT渠道或者欧洲专利局的同家族专利,那么PCT指定局或者欧洲专利局出具的检索报告也是我们需要获取的重要参考资料之一。

(5)搜索目标专利的所有者以前申请的所有相关专利。

虽然专利权人重复申请专利的可能性不大,但是大部分R&D和创新都是连续的,尤其是在同一个企业中,这是可以理解的。在实践中,我们最终把专利权人自己的在先专利作为证据之一,甚至是主要的对比文件。因此,检索目标专利所有人先前申请的相关专利并对其进行详细解释是专利无效检索的重要组成部分。

(6)在市场上搜索目标专利的权利人的主要竞争对手的所有相关专利。

竞争对手的技术和产品往往与专利权人非常相似。因此,双方出于进攻、防御或储备的战略考虑而做出的专利布局,很可能在一定范围内交叉。因此,从竞争对手,尤其是老竞争对手的角度来看,检索能够破坏目标专利创新性的对比文件是一种相对快捷的方式,坐等会有意想不到的收获。

(7)分析目标专利的权利要求,提取检索要素。

以上步骤2-6,其实是一种方便快捷的取证方法。如果能够将以上步骤收集起来,组合成一个有效的无效证据链,那么就可以停止下一步的检索工作。但现实往往没有那么美好,甚至是残酷的。在这种情况下,我们只能启动一个常规的无效检索过程。即从目标专利的权利要求分析,拆分权利要求的技术特征后,A取检索要素。这里的检索要素应尽量包括权利要求中的所有技术特征,如部件或构件名称、参数范围、连接关系、位置关系、工艺手段等。

(8)表达检索要素,构建检索策略。

在这个阶段,工作的重点可以放在检索要素表的制作上,而在检索要素表的制作中,最需要技巧和考验的部分就是主题词的选取和扩展。在选定一定的关键词后,需要从不同的角度展开,包括但不限于同义词、近义词、拼错的词(如“bill”、“bill”)、反义词、学名、俗名、缩略语、上位词、下位词等。此外,我们还需要在如何获取上述引申词上多下功夫。百度、谷歌、维基百科、专业网站或论坛、图书馆、科技论文数据库、专利数据库等。都是可用的渠道,尤其是通过一个经过初步检验的专利数据库来获得近似关键词是一种更有效的方法。

在构建检索策略方面,根据作者所在单位的经验,比较有效的检索策略是T-block检索,它包含以下五类检索类型:仅由关键字构建的检索类型、仅由精确分类号构建的检索类型、由带有分类号的关键字构建的检索类型、仅由专利权人构建的检索类型和仅由带有关键字或分类号的专利权人构建的检索类型。

(9)选择合适的专利教学数据库并进行检索。

这个阶段很好理解。不同的数据库在专利数据外壳完整性上会有很大的差异,尤其是一些国外的专利数据。因此,专利数据库的选择将直接影响检索结果的命中率,并可能最终影响一些关键证据的获取。在一些实际案例中,很多起关键作用的证据文件都是一些“非主流国家”的授权专利。

(10)筛选搜索结果并结合证据。

这是无效检索的最后一个阶段,也是一个实证性的工作,尤其是如何有效地将一些选取的对比文档组合成一组证据链。面对同几份或几十份与目标专利相关度高的对比文件,不同的人会有不同的证据选择和组合方式,不同的组合方式往往会产生不同的效果。所以,当企业的知识产权工作者不是这方面的老司机时,建议尽量尝试几种不同的组合,评估不同组合达到的效果。

三、无效检索的技巧

以上内容的第二部分主要分享了一些无效检索的套路,但是有些小时光有套路是不够的,还需要一些窍门、工具或者只是一点运气。

文中提到,数据会对无效检索的结果产生很大影响,所以在我国和几个主流国家和地区检索无果后,必须想办法获取一些小国家和语种的相关在先技术文献。这时,摆在我们面前的是两座大山:“数据不全”和“语言不通”,与当地事务所合作是一个不错的选择,可以大大提高检索的效率和命中率。

如果检索工具有一寸,对无效检索也会有意想不到的效果。比如以专利为代表的I-Meaning检索功能,可以突破关键词的限制,不仅拓宽检索范围,提高检索效率,还可以根据专利之间的关联程度对专利进行智能排序,方便检索者浏览筛选出最接近的对比文献。又如以Patsnap为代表的循环检索功能,打破了仅以文字形式进行检索的局限,在专利检索领域开辟了一条全新的道路,可以显著提高外观设计专利的检索效率和命中率。

此外,企业知识产权工作者或专利检索人员应经常与企业R&D人员,尤其是业内资深R&D工程师进行技术问题的咨询和交流。R&D人员在无效检索中发挥着重要作用,他们凭借深厚的技术背景,可以帮助企业IPR找到一些关键技术特征的现有技术证据或常识证据。