发明专利答辩技巧之一:公开不充分

在发明专利申请的实质审查过程中,专利局通常以通知书的形式将审查意见和倾向性结论告知申请人。申请人需要对审查意见进行回复,而回复审查意见通常需要发明人、专利管理工作者和专利代理人的密切配合。因此,了解审查意见回复的知识,对企业相关人员会很有帮助。

通常审查意见通知书会明确指出申请文件存在哪些缺陷。要想做出有针对性的回答,消除各种缺陷,需要掌握一些技巧。以下是对一些常见缺陷的回复技巧的描述。

1,宣传力度不够

如果审查员认为专利申请文件不符合专利法第二十六条第三款关于“清楚性”、“完整性”和“可实现性”的要求,即说明书未充分公开,通常会在审查意见通知书中首先指出这一缺陷。

审查员认为说明书未充分公开的原因可能有很多,可能是由于说明书未充分完整地描述发明创造的技术方案存在不可克服的实质性缺陷造成的,也可能是由于其他不可克服的缺陷造成的。比如说明书有错别字和翻译错误;手册中有些表述不通顺,不好理解;手册中使用的术语不规范;审查员对发明的背景技术了解不够,认为说明书缺乏对发明的描述;审查员没有准确理解发明等。

申请人应当认真阅读审查意见通知书中给出的具体理由,分析导致审查员得出这一结论的原因,并根据不同情况成熟意见或者修改文件。此时,申请人需要特别注意理解和掌握《专利审查指南》第二部分第二章的相关规定。

如果经过分析,审查员认为说明书披露不充分的原因是句子不通顺、用词或句子歧义、上下文描述不一致或矛盾、或翻译错误等。,这种缺陷可以通过修改说明书来克服。申请人在进行修改时应当充分说明修改的依据,并指出修改的内容可以直接来源于原说明书和权利要求书中的记载,否则会导致修改超出范围的缺陷。

如果经过分析,审查员认为说明书未充分公开的原因是审查员对发明的背景技术掌握不够,以至于认为说明书未明确描述某项技术内容,应当在意见陈述书中明确该技术内容属于本领域技术人员的公知常识,最好提供相关领域的教科书、词典等相关现有技术文件作为补充证据。

经分析,审查员认为说明书未充分公开的原因是未能准确理解发明内容的,应当在意见陈述书中向审查员作出澄清说明,必要时对申请文件作出澄清修改,并说明该修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。