美国专利申请策略

以下是在美国申请和管理专利的经验:

1.积极使用初步或补充权利要求修改的策略。

保护你的发明的直接方法是提交一份专利申请。此外，一些其他索赔策略的应用，也可以让你攻守兼备。可以写一个权利要求，涵盖针对行业发展趋势或未来需求的发明。这些趋势或需求通常在专利申请和USPTO的首次批准过程中变得清晰。同时，您也可以撰写声明，涵盖竞争对手可能采取的其他方式，以应对这些发展趋势或需求。然后将这些权利要求以初步或补充权利要求的形式提交给美国专利局。为了获得最大的保护范围，在整个专利申请过程中应积极采纳此类权利要求。

2.继续提供专利申请，或者分成案例。

在专利申请过程中，你可能会面临采取哪种方式的选择:继续申请，上诉，或者撤回申请。如果决定继续申请，可以提交继续申请、分案申请或继续审查请求(RCE)。这类渠道的选择应该与你公司的整体战略相一致。因此，必须谨慎处理此类申请。

3.把技术分成多项发明。

一旦你确定了你要为一项技术申请专利，你就应该确定如何将这项技术分成一项或多项发明。虽然经常被写成技术文件，但专利申请应该是包含技术信息的法律文件。每份专利申请首先应当集中、清晰、简明地描述发明。这种描述可以避免在确定权利要求的定义时可能出现的歧义。

4.改进或扩展正在申请专利的技术，并权衡成本。

在提交专利申请后，对发明进行改进或扩展是非常常见的。在这种情况下，我们应该考虑提交新的独立专利申请或继续部分(CIP)。CIP与原始应用程序密切相关，但它可以包含原始应用程序中未包含的“新内容”。你要考虑这种申请是否适合你公司整体的专利资产战略。费用也是一个因素，尤其是如果你打算向美国以外的国家递交申请。

利用海外策略降低美国联邦税收，往往被早期初创企业和企业家所忽视。当你的商业计划包括外国知识产权许可方时，这种国际税收策略尤其重要。事实上，在很多情况下，尽早设立一家或多家海外机构，比确定许可项目后再行动更有利。

5.考虑其他低成本的选择

在资金或时间有限的情况下，可以考虑临时申请等低成本的项目选择。临时申请的要求和申请费比正式专利申请少。然后你可以在提交临时申请后的一年内提交正式的专利申请。此外，如果您的公司规模较小(即员工少于500人)，您可以通过电子方式提交申请，以获得申请费折扣。

6 .专利审批过程中的申诉、电话会议和宣誓。

如果您和USPTO审查员很难就某些权利要求的可专利性达成* * *理解，您应该应要求与审查员会面，以进一步陈述您的意见。这种会谈可以是面对面或电话会议。这些会谈通常会促进审查过程，加快批准索赔。如果其他证据会有帮助，提交一份宣誓书陈述相关事实，同时阐明你的观点。如果仍无法获得* * *知识，我们应考虑向专利上诉和冲突委员会上诉，请求审查员驳回。并可要求向委员会作口头陈述。

7.履行了解USPTO公布的背景技术的义务。

USPTO规定每个申请人及其代理人都有披露已知背景技术的义务。这意味着你要及时向USPTO提交一份信息披露声明(IDS)，披露与发明相关的参考资料。即使参考资料与你的发明不同，你仍然有公开的义务。在整个申请过程中，你有持续的义务随时公开你所了解到的背景技术。因此，在提出专利申请后，一旦注意到相关信息，就必须提交IDS以引起USPTO的注意。忽视这个责任会危及你专利的合法性。

在提出专利申请时或审查过程中，你没有义务检查背景技术。但是，如果您进行搜索，您必须尽快向USPTO披露任何相关文件。此外，你要知道，如果你在国外就这项发明提出专利申请，国外审查机构的检索结果也可能被要求向USPTO公开。

8.必要的时候学会放弃，另辟蹊径。

当一项专利中的某些权利很难获得，或者事后被证明对你的公司没有价值时，你应该考虑撤回这些权利。如果所有的电源要求都相同，那么就放弃整个应用程序。如果申请尚未公布，在适当的情况下，你仍然可以将发明作为商业秘密。你也可以选择自愿发表发明的描述将其纳入公共领域，以防止他人阻止你使用该发明。

9.确定授权机会和诉讼可能性

提供专利授权或扩大专利组合应该是你战略的一部分。在某些情况下，比如当直接竞争对手可能侵犯你的专利时，通过诉讼来保护你的专利权益是最好的方式。然而，侵权诉讼费用昂贵，而且可能相当耗时。更实际的方法可能是分析您的技术领域，以确定潜在的许可对象并制定授权策略。授权费用比诉讼费用低，从专利许可中收取的版税也可以成为你公司的收入来源。

10.使用重新发布、重新审查和冲突的程序

即使在获得专利之后，仍然可以通过申请新的专利来获得更广泛的权利要求。获得专利过程中的错误也可以通过这一程序得到纠正。如果您在专利权被授予后发现背景技术文件，并且您认为该文件可能对您的专利产生负面影响，您应当为您的专利请求复审该文件。复审可能会产生不同的权利要求，但是你的专利会因为这份文件而被宣告无效的可能性会大大降低。

如果您意识到其他人已经为您认为是最先发明的技术提交了专利申请，您可以提交包含可能引发冲突程序的权利要求的专利申请。当两个申请人分别就同一发明提出专利申请时，USPTO将公布冲突程序。一个小型法庭将决定谁是未来的第一发明人。第一个发明者将有权获得专利。

作者:米歇尔刘，丹尼斯费尔南德斯，

费尔南德斯& ampLLP联合公司

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美国大卫·莱文专利代理公司-上海代表处

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