请资深律师帮帮忙:我想知道在先申请和在后申请在专利权上有什么区别?

介绍

根据专利法第三十四条的规定,专利局收到发明专利申请后,经初步审查,认为符合专利法规定的,自申请日起满18个月后予以公布。专利局也可以根据申请人的请求早日公布其申请。因此,发明专利申请的初步审查是受理发明专利申请后、公布前的必要程序。

发明专利审查初步审查的主要任务是:

法律26,规则16.1和. 2,规则44

(1)审查申请人提交的申请文件是否符合专利法及其实施细则的规定,有缺陷可以补正的,通知申请人通过补正方式消除缺陷,以符合公布条件;当发现不可克服的缺陷时,做出审查意见,注明缺陷性质,以驳回的方式尽快结束审批程序。

法律第30、36条规则第45条

(二)审查申请人同时或者随后提交的与专利申请有关的其他文件是否符合专利法及其实施细则的规定,如果发现文件存在缺陷,根据缺陷的性质通知申请人补正,或者直接作出未提交的决定。

(三)审查申请人提交的与专利申请有关的其他文件是否在专利法及其实施细则规定的期限内或者专利局指定的期限内提交;逾期未提交或者逾期未提交的,视情况视为撤回或者未提交。

法律68细则92.1,93和97细则44.1(1)

(4)审查申请人缴纳相关费用的数额和期限是否符合专利法及其实施细则的规定。未缴纳、未足额缴纳或者逾期缴纳的,应当根据情况作出撤回或者不提出的决定。

发明专利申请的初步审查范围是:

(1)专利申请是否包含专利法第二十六条规定的申请文件,这些文件的格式是否明显不符合专利法实施细则第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十四条的规定,或者不符合专利法实施细则第一百一十八条、第一百二十条的规定。

(二)专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者不符合专利法第十八条、第十九条第一款的规定,或者明显不符合专利法第三十一条第一款、第三十三条或者专利法实施细则第二条第一款、第九条、第十八条、第二十条的规定。

(三)与专利申请有关的其他程序和文件是否符合专利法实施细则第七条、第八条、第十四条、第十六条、第二十五条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十七条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第八十六条和第九十八条的规定。

(4)专利申请是否按照专利法实施细则第九十条、第九十二条、第九十三条和第九十七条的规定缴纳了有关费用。

初步审查应遵循以下原则:

(1)申请文件中存在的可以通过补正消除的缺陷,应当给予申请人补正的机会;对于申请文件中难以克服的缺陷,应当给予申请人陈述意见的机会。只有在做出更正或陈述意见后,才能做出驳回决定。必要时,可给予申请人两次以上补正或陈述的机会。在给予多次补正机会时,审查员应当注意不要延误专利法第三十四条规定的专利申请的公布期限。?

(二)全面审查申请文件和其他文件中的格式缺陷,使公布的文件符合要求;对于申请文件中的实质性缺陷,只有在明显存在并影响公布时,才需要指出和处理。

(3)除申请文件被驳回的情况外,审查员应当在补正通知书中尽力指出申请文件中的格式缺陷。

(四)需要作出申请人提交的文件或者启动的程序不符合专利法及其实施细则规定的决定的,还应当告知申请人可以启动后续程序。

(5)无论审查员作出何种处理,都应作出相应的处理,并记录在纸质文件中。

第38条规则第44条

2.申请文件的审查?

申请文件不符合下列要求的,审查员应当通知申请人在指定期限内补正;期满未答复的,应当发出视为撤回专利申请或者视为未提交通知书。如果同一个缺陷两次未能纠正,则可能会做出拒绝决定。

法律26.2细则17

2.1请求

2.1.1发明名称?

发明名称应当简明准确地写明发明专利申请要求保护的主题的名称。发明名称不得含有非技术词汇,如名称、公司名称、商标、代码、型号等。也不应该包含含糊不清的词语,如“和其他人”和“及其类似物”;也不应该使用笼统的词语,以至于没有给出发明信息,比如只用“方法”、“装置”、“组合物”、“化合物”等词语作为发明名称。

发明名称一般不超过25个字。特殊情况下,经考官同意,可增加至40字。比如一些化学领域的发明。

2.1.2发明人

发明人应当是对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人。但是,在专利局的审查程序中,审查员不审查请求书中指定的发明人是否符合专利法实施细则第十二条的规定。

发明人应该是个人,而不是单位或集体,比如不能写成“XX课题组”。发明人应当使用真实姓名,不得使用笔名或者其他非正式名称。发明人超过一人的,应当从左至右填写。

发明人可以请求专利局不公布其姓名;不公布姓名的请求应当由发明人本人以书面形式提出。不公布姓名的请求提出后,经审查符合要求的,专利局不予在专利公报、说明书和专利证书上公布其姓名,发明人不得再次请求公布其姓名。

外国发明人在中文译名中可以使用外文缩写,姓和名之间用点号,中间用点号,例如M. Jones。

2.1.3申请人?

2.1.3.1申请人为本地人。

职务发明专利申请权属于单位;非职务发明申请专利的权利属于发明人。在专利局的审查程序中,审查员一般不对请求书中指定的申请人进行审查。如果申请人是个人,可以推定该发明为非职务发明,个人有权提出专利申请。除非专利申请的主题明显不是非职务发明,否则需要通知申请人提供单位出具的非职务发明证明。申请人是单位的,可以推定申请专利的发明是职务发明,申请人有权提出专利申请。除非单位明显不具有法人资格或者对其法人资格有疑问,比如单位是XX大学科研部或者XX研究所课题组,否则应当通知单位提供法人资格证明文件。?

申请人为个人的,应当使用真实姓名,不得使用笔名或者其他非正式姓名。申请人是单位的,应当使用正式全称,不得使用缩写或者简称。申请文件中载明的单位名称应当与所用公章上的单位名称一致。?

2.1.3.2申请人是否是外国人、外国企业或者外国其他组织?

专利法第十八条规定:“在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的,按照其所在国与中国签订的协议或者* * *参加的国际条约办理,或者按照对等原则办理”。?

审查员对请求书中指明的申请人的国籍、营业所或者总部有疑问时,可以根据专利法实施细则第三十四条第(一)项或者第(二)项的规定,通知申请人提供国籍证明或者营业所总部的证明文件。如果申请人在请求书中表明其在中国设有营业机构,审查员应当要求申请人提供当地工商行政管理部门出具的真实有效的营业机构证明。申请人在请求书中表明在中国有经常居所的,审查员应当要求申请人提交公安部门出具的可以在中国居住一年以上的证明。

法律18在确认申请人是在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织后,应当审查申请人的国籍或者请求书中指定的总部所在国是否符合下列三个条件之一:

(1)申请人所属国家与中国签订了授予对方国民专利保护的协议;?

(二)申请人所属国家是保护工业产权巴黎公约(以下简称巴黎公约)的成员国;

第三十四条第三款

(3)在申请人所属国的法律中,规定根据对等原则给予外国人专利保护。?

应当从申请人所属国家进行审查(如果申请人是个人,应当以国籍和经常居住地确定;申请人为单位的,以其总部所在地和真实有效的营业场所确定)是否为巴黎公约成员国,但无需审查该国是否与中国签订了给予对方国民专利保护的协定,因为与中国签订上述协定的国家均为巴黎公约联盟成员国。只有当申请人的国家不是巴黎公约成员国时,才需要审查该国法律中是否有根据对等原则向外国人提供专利保护的条款。申请人所属国法律没有明确规定按照对等原则向外国人提供专利保护的,应当要求申请人提供其所属国承认中国公民和单位可以在该国享有与该国国民同等条件的专利权和其他有关权利的证明。申请人不能提供证明文件的,依照专利法实施细则第四十四条的规定,以不符合专利法第十八条的规定为由,驳回其专利申请。

对于来自《巴黎公约》成员国领土或属地的申请人,应审查该国是否声明《巴黎公约》适用于该地区。

对于非巴黎公约成员国且未与中国签订有关协议的申请人,如果在实践中没有排除中国申请人在该国申请专利的权利,审查员应当按照对等原则予以处理。

申请人是个人,其姓名中可以使用外文缩写。姓和名用点隔开,放在中间位置,例如M Jones。姓名不得含有学位、职务等称谓,如XX博士、XX教授等。申请人是单位的,应当使用单位的正式名称。允许使用根据申请人所在国法律具有独立法人地位的一些称谓。

2.1.3.3国民和外国人* * *一起申请吗?

国民和外国人* * *同时申请的,分别按照本章2.1.3.1和2.1.3.2节的规定进行审查。

2.1.4专利代理机构和专利代理人

法律19.1和20细则17(3)

按照《专利代理条例》的规定,经国家知识产权局批准设立专利代理机构,其中涉外专利代理机构由国家知识产权局指定。?

专利代理机构的名称应当使用其在国家知识产权局注册的全称,并与申请文件中加盖专利代理机构公章的名称一致,不得使用缩写或者简称。请求书中还应当填写国家知识产权局给专利代理机构的代码。

专利代理人是指取得专利代理人资格证书,在合法的专利代理机构中执行过任务,并在国家知识产权局办理了专利代理人工作证的人员。在请求书中,专利代理人应当使用真实姓名,并填写专利代理人工作证的证件号码。一件专利申请不得有两个以上的专利代理人。?

法律26.2细则17

2.1.5地址

请求书中的地址(包括申请人、专利代理机构和联系人的地址)应当满足邮件传递及时、准确的要求。国家的地址应当包括所在地区的邮政编码,以及省(自治区)、市(自治州)、区、街道的门牌号码和电话,或者省(自治区)、县(自治县)、镇(乡)、直辖市的门牌号码和电话。如果有邮政信箱,可以按规定使用。地址可以包含公司名称,但公司名称不得代替地址,如不得写成×××省×××大学。申请人为单位的,应当有联系人,并写明联系人的通讯地址;申请人是个人的,也可以指定一个联系人作为专利局信件的收件人。国外的地址应注明国家、市(县、州),并附上详细的外文地址。

规则18

2.2说明?

发明名称应当写在说明书第一页的第一行,应当与请求书中的名称一致,并左右居中。发明名称不得冠以“发明名称”或者“名称”字样。发明名称和说明书正文之间应该有一个空行。

说明书的格式应包括以下部分,并在每一部分前写一个副标题:

技术领域

技术背景

发明内容

附图简述

具体实施方式如果说明书中没有附图,说明书的正文部分不包括附图及其相应的副标题。

涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请,序列表应当作为说明书的单独部分,申请人应当在申请的同时提交与序列表一致的光盘或者软盘;光盘或软盘应符合专利局的有关规定。如果光盘或软盘中记录的顺序表与手册中的顺序表不一致,以手册中的顺序表为准。未提交光盘或软盘的,通知申请人在指定期限内补齐;逾期的,该申请视为撤回。

说明书正文部分可以有化学式、数学公式和表格,但不得有插图。

如果手册的文字是用图纸写的,手册中应该有图纸。

规则41

说明书中有附图的,说明书正文中也要有附图。说明书正文部分有附图,但说明书中没有附图或者缺少部分附图的,应当通知申请人取消附图说明,或者在指定期限内提交附图;申请人提交附图的,以向专利局提交或者邮寄附图的日期为申请日,审查员应当发出变更申请日通知书,并在数据库中修改申请日;申请人取消对附图说明的,应当保留原申请日。

规则120.2

如果说明书超过两页,页码应按阿拉伯数字顺序书写。

2.3索赔

第20.2条规则

一项专利权利要求包含几项权利要求的,应当用阿拉伯数字编号,编号前不得冠以“权利要求”或者“权利项”字样。

第20.3条规则

一项权利要求可以包含一个化学式或者一个数学公式,必要时可以有表格,但不能有插图。

规则120.2

权利要求书超过两页的,应当用阿拉伯数字编号。

2.4说明书附图

规则120.1

说明书附图应当使用绘图工具和黑色墨水绘制,线条应当均匀、清晰、足够深,不得着色和涂改。?

剖面图中的剖面线不得妨碍参考标志线和主线的清晰识别。

规则19.1

一张纸上可以画几幅画。一张总图可以画在几张图上,但要保证每张纸上的图都是独立的,当所有的图组合起来形成一张完整的总图时,互不影响清晰。附图周围不应有边框。?

图纸总数超过两张的,应当用阿拉伯数字编号,编号前应当加“图”字,如图1和图2...

附图应尽可能垂直地绘制在图纸上,相互之间清晰分开。当零件的水平尺寸明显大于垂直尺寸,必须水平排列时,图纸的顶部应放在图纸的左侧。当一页上有两个以上的绘图,并且其中一个已经水平排列时,该页上的其他绘图也应该水平排列。

规则19.3

附图标记应当用阿拉伯数字进行编号。同一部分出现在不同附图中时应当使用相同的附图标记,一件专利申请的所有文件(说明书和附图、权利要求书和摘要)中应当使用相同的附图标记,但不要求每幅附图中的附图标记是连续的。

附图的大小应当适当,使附图中的每一个细节都能清晰地分辨出来,并适于通过照相制版、静电复印、缩微拍摄等方式进行批量复制。?

同一幅图应当以同样的比例绘制,以便构成某种构图

规则19.2

部分显示清楚,可以加局部放大图。附图除必要的文字外,不得含有其他注释。附图中的文字应当是中文,必要时可以用括号标明原文。?

流程图和框图应视为附图,并在其方框中给出必要的文字和符号。特殊情况下,照片可以作为附图附在图纸上。例如,当显示金相结构或组织细胞时。

2.5描述摘要

法律26.1

申请发明专利的,应当提交说明书摘要(以下简称摘要)。

规则24.1

2.5.1摘要文本部分

应当写明发明名称及其所属技术领域,清楚地反映所要解决的技术问题,解决该问题的技术方案的要点和主要用途。未写明发明名称或者不能体现技术方案要点的,应当通知申请人补正;使用商业宣传用语的,应当删除,并通知申请人。?

摘要的正文部分(包括标点符号)不得超过300字。摘要超过300字的,应当通知申请人删节或者由审查员删节;审查员应当将删节通知申请人。

第24.2条规则

2.5.2摘要附图

说明书中有附图的,申请人应当指定并提供一幅最能说明发明技术方案主要技术特征的附图作为摘要图。附图应为说明书中的附图之一。申请人未指定或者提供摘要附图的,审查员应当通知申请人补正或者依职权指定一份,并通知申请人提供审查员指定的摘要附图一式两份。审查员确认没有合适的摘要附图可供指明的,可以不要求申请人补正。

申请人指定并提供的摘要附图明显不能说明发明技术方案的主要技术特征的,审查员应当单独指定,并通知申请人提供审查员指定的摘要附图一式两份。

附图的尺寸和清晰度应保证当图纸缩小到4 cm ×6 cm时,仍能清晰地分辨出图纸中的所有细节。?

摘要可以包含最能说明发明的化学式,该化学式被视为摘要图。?

2.6两项特殊专利申请的初步审查?

2.6.1分案申请?

2.6.1.1申请除法?

规则42.1

一件专利申请包括两项以上发明的,申请人可以主动提出分案申请。

规则42.2

分案申请的申请日应当在自收到专利局对原申请授予专利权的通知之日起两个月登记期届满之前。上述期限届满后,该专利申请已经被驳回并生效,或者该专利申请已经撤回或者被视为撤回且其权利尚未恢复的,不得再提出分案申请。

一件专利申请不符合专利法第三十一条规定的,申请人应当按照分案通知书或者审查意见通知书的要求修改申请,并将其内容限定在符合专利法及其实施细则有关规定的范围内。申请人可以就原申请中删除的内容提交一件或者多件分案申请。?

规则42.3

分案申请不能改变原申请的类别。例如,如果原申请是发明专利申请,则只能提交发明专利的分案申请。分案申请不得变更专利申请人,即分案申请的专利申请人应当与原专利申请人相同;不一致的,有权调取证明材料。分案申请的发明人还应当是原申请的发明人或者其部分成员。

规则43.3

申请分案时,申请人应当在请求书中注明原申请的申请号和日期,并提交原申请的全部申请文件。原申请书中已提交各种证明材料的,可以使用复印件。如果原申请是国际申请,申请人还应当在原申请号后面的括号中注明国际申请号。原申请的国际公布文本是外文的,除提交原申请的中文副本外,还应当提交原申请的国际公布文本副本。

2.6.1.2分案申请初审?

审查员应当根据原始申请文件核实下列事项:

(1)分案申请请求中注明的原申请日是否正确;?

(2)分案申请的申请人与原申请的申请人是否一致,是否不一致,是否附有权利转让的合法证明材料;发明人是原申请的发明人还是其成员的一部分;(三)是否提交了原申请文件的副本,有优先权要求的,是否提交了原申请的优先权文件副本;如果原申请是国际申请并且不需要优先权文件的副本,分案申请可以不需要优先权文件的副本;

(四)在分案申请的申请日以前,原申请是否已经被驳回并生效,或者是否已经撤回或者被视为撤回而权利没有恢复;分案申请的申请日是否在自收到专利局对原申请的授权通知之日起两个月期满之前。?

不符合上述(1)、(2)、(3)项所列情形之一的,应当通知申请人在规定期限内补正;逾期未补正的,应当作出该分案申请视为撤回的决定,并通知申请人。?

分案申请的申请日自收到专利局对原申请授予专利权的通知之日起满两个月的,或者分案申请的原申请已经撤回或者视为撤回而未恢复权利的,或者已经驳回并生效的,该分案申请视为未收到通知。?

分案申请的各种法定期限,如提出实质审查请求的期限、提交优先权证明材料的期限等,从原申请日起计算。对于各种已到期的期限,申请人可以在提交分案申请之日起两个月内办理各种手续;逾期未完成申请的,应当作出该分案申请视为撤回的决定,并通知申请人。?

该分案申请应视为一项新申请,并收取各种费用。申请人可以在提交分案申请之日起两个月内缴纳已到期的各项费用;期满未缴纳或者未缴足的,应当作出该分案申请视为撤回的决定,并通知申请人。

2.6.2涉及生物材料的应用?

2.6.2.1涉及生物材料的应用。

第25条

申请人申请涉及生物材料的,除应当使申请符合专利法及其实施细则的有关规定外,还应当办理下列手续:

(1)在申请日之前或者最迟在申请日(有优先权的,优先权日)将该生物材料样品提交国家知识产权局认可的生物材料样品国际保藏单位保藏;

(二)在请求书和说明书中写明该生物材料样品的保藏单位的名称、地址、保藏日期和编号,以及该生物材料的分类和命名(写明拉丁名称);?

(3)在申请文件中提供有关生物材料特性的信息;?

(4)提交保藏单位出具的自申请日起四个月内的保藏证明和存活证明。

2.6.2.2生物材料应用的初步审查?

在规定期限内提交保全证明的,审查员应当根据保全证明核实下列事项:

(1)保藏单位是否是国家知识产权局承认的生物材料样品国际保藏单位;

(2)保藏日期是在申请日之前还是在申请日(有优先权的,优先权日);

(3)保全证明与请求书中填写的事项是否一致。?

不符合上述第(1)项或者第(2)项条件的,应当作出生物材料样品视为未保存的通知,并通知申请人。不符合上述第(三)项情形的,应当通知申请人在规定期限内补正;逾期不补正的,应当作出生物材料样品视为未保存的通知,并通知申请人。?

未在规定期限内提交保藏证明的,视为未提交生物材料样品保藏通知书,并通知申请人。?

申请人自申请日起四个月内未提交生物材料存活证明,且未说明未提交证明的正当理由的,应当制作生物材料样品视为未提交保藏通知书,通知申请人。?

保藏单位未能在四个月内证明生物材料样品存活并出具证明文件的,应当视为申请人的正当理由。?

在提交生物材料样品保藏过程中样品死亡的,除申请人能够提供证据证明生物材料样品死亡不是申请人责任的以外,申请人应当作出生物材料样品不保藏的通知,并通知申请人。申请人提供证明的,可以在四个月内重新提供与原样品相同的新样品进行保藏,原提交日为保藏日。

规则第25(3)条

涉及生物材料的专利申请,申请人应当在请求书和说明书中分别注明生物材料的分类和命名、保藏该生物材料样品的单位的名称、地址、保藏日期和保藏号,并保持一致(参见本指南第二部分第十章第7.3节)。申请时未说明或者不一致的,应当自申请之日起四个月内补正;逾期未补正的,视为未提交保藏。

审查员发出未提交保证金通知书后,申请人有正当理由的,可以根据专利法实施细则第七条第二款的规定启动恢复程序;除其他正当理由外,未提交用于保存或存活的生物材料样品的正当理由如下:

(1)保存单位自申请之日起四个月内未能制作保存证明或生存证明,出具证明;

(二)生物材料样品在提交过程中死亡的,申请人应当出具证明,证明该生物材料样品的死亡不是申请人的责任。

专利局认为生物材料样品未提交保藏通知书,恢复程序启动后不能恢复,或者申请人未启动恢复程序的,审查员应当依职权撤销请求书中注明的相关事项并签名。

2.7申请文件发布条件的格式审查?

公布发明专利申请时,说明书、权利要求书和说明书摘要的文字应当整洁、清楚,不得涂改,行间不得加字。线条(包括轮廓线、点划线、剖面线、中心线、标准引线等。)中的附图和说明书摘要图应当清晰可辨。文字和线条应该是黑色的,足够深,背景干净。文本和图形的中心周围不应有边框。各种文件的页码应分别连续。?

申请文件不符合上述要求的,通知申请人在规定期限内补正;期满未补正的,应当发出撤回专利申请通知。

发明专利申请授权的申请文件应当符合公布时的要求,但允许审查员修改文字的除外。?

3.审查其他文件和相关程序

3.1委托专利代理机构及指定代表?

3.1.1委托专利代理机构

3.1.1.1委托?

根据专利法第十九条第一款的规定,在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织,应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构在中国申请专利和办理其他专利事务。审查中发现上述申请人未委托国家知识产权局指定的专利代理机构申请专利和办理其他专利事务的,应当制作审查意见通知书,并通过其委托的专利代理机构。

规则44.2规则44.1(1)

该局应通知申请人。申请人在指定期限内未答复的,其申请视为撤回;申请人陈述意见或者补正后仍不符合专利法第十九条第一款规定的,该专利申请应当被驳回。

国内单位或者个人可以委托专利代理机构在中国申请专利和办理其他专利事务。

委托方是申请人和专利代理机构。申请人有两个以上的,委托方均为申请人且为同一专利代理机构。专利代理机构接受委托后,应当指定该专利代理机构的专利代理人办理相关事务,被指定的专利代理人不得超过两人。

国内单位或者个人的委托不符合要求的,应当通知专利代理机构在指定期限内补正;未答复或者补正仍不合格的,视为未委托专利代理人,并通知双方当事人。

外国人申请专利,本国人和外国人都申请专利,并且第一署名人为外国人的,应当审查委托的专利代理机构是否符合专利法第十九条第一款的规定。

港澳台地区的法人应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构向专利局提出专利申请或者办理其他专利事务。

港澳台个人申请专利或者办理其他专利事务,可以委托国家知识产权局指定的专利代理机构或者普通专利代理机构办理。

港、澳、台地区的个人与港、澳、台地区的法人共同申请专利或者办理其他专利事务,应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构办理;香港、澳门、台湾省的个人或者香港、澳门、台湾省的法人与内地(大陆)的个人或者单位申请专利或者办理其他专利事务的,申请人的第一署名人是香港、澳门、台湾省的个人或者法人的,按照香港、澳门、台湾省的个人或者法人的申请办理委托手续。

香港和澳门地区